JURISTES D’ENTREPRISE : QUELLE STRATÉGIE ADOPTER CONTRE LE CYBERSQUATTING ?

cyberquatting stratégie

Le cybersquatting, ce fléau qui frappe les marques sur Internet consiste à enregistrer un nom de domaine similaire ou identique à une marque existante afin d’en tirer profit en le revendant à l’ayant droit. Un type d’atteinte qui altère également la visibilité de la marque et contribue à dégrader son image auprès des internautes. Certains pensent que le phénomène est inévitable et que l’on ne peut guère lutter. Faux ! Voici comment adapter sa stratégie défensive en ligne en 4 étapes.

 

Le temps est loin où il suffisait d’enregistrer sa marque dans les principales extensions génériques pour la protéger. Avec actuellement plus de 1 500 extensions Internet actives, il faut penser différemment. S’il est difficile d’évaluer le nombre de noms de domaine enregistrés avec une intention malveillante à l’égard des marques, on sait cependant que chaque année le nombre de plaintes déposées auprès de l’OMPI (Office Mondial de Propriété Intellectuelle) ne cesse d’augmenter.

+ 22 %, C’EST L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE PROCEDURES EN 2021

 

Le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a reçu en 2021 le nombre record de 5128 plaintes déposées en vertu des Principes directeurs concernant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (principes UDRP) par des propriétaires de marques en réaction à la prolifération des sites Web destinés à la vente de contrefaçons, au hameçonnage ou à d’autres activités frauduleuses, ainsi qu’à toutes sortes atteintes aux marques en ligne.

Ces litiges portent sur 8769 noms de domaine au total, soit +22% de cas par rapport à 2020. Ceux portant sur les nouveaux domaines génériques (NewgTLD) représentent environ 8% du total, principalement sur les extensions .XYZ, .SHOP et .ONLINE. Le nombre de litiges en .COM (75%) témoigne de la popularité persistante de cette ancienne extension.

Top 20 des extensions concernées par les litiges

Extension Nombre de nom de domaine Pourcentage Type
.com 73142 74.64% gtld
.net 7631 7.79% gtld
.org 5001 5.10% gtld
.info 2767 2.82% gtld
.biz 865 0.88% gtld
.mobi 341 0.35% gtld
.asia 266 0.27% gtld
.xyz 1068 1.09% ngtld
.shop 746 0.76% ngtld
.online 603 0.62% ngtld
.store 382 0.39% ngtld
.top 379 0.39% ngtld
.club 378 0.39% ngtld
.site 348 0.36% ngtld
.website 193 0.20% ngtld
.bar 159 0.16% ngtld
.pro 155 0.16% ngtld
.app 135 0.14% ngtld
.vip 120 0.12% ngtld

Les parties aux litiges administrés par l’OMPI venaient de 123 pays. Les États-Unis d’Amérique figurent en tête du classement en ce qui concerne le nombre de plaintes déposées, avec 20762 plaintes (34%), devant la France avec 8412 plaintes (14%). Les trois principaux domaines d’activité des requérants sont la banque et la finance (11%), Internet et IT (10%) et commerce au détail (10%).

Top 10 des plaignants par pays

Pays Nombre de cas Pourcentage
United States of America 20762 35%
France 8412 14%
United Kingdom 4976 8%
Germany 3725 6%
Switzerland 3383 6%
Italy 2045 3%
Netherlands 1597 3%
Spain 1540 3%
Denmark 1536 3%
Sweden 1488 2%

 

Top 10 des défendeurs par pays

Pays Nombre de cas Pourentage
United States of America 17323 29%
China 7165 12%
United Kingdom 3983 7%
France 2328 4%
Spain 1799 3%
Australia 1647 3%
Canada 1644 3%
India 1590 3%
Netherlands 1457 2%
Türkiye 1354 2%

 

Notons en outre que ces chiffres ne tiennent pas compte des plaintes non déposées, faute de budget, du nombre de litiges évités grâce aux actions précontentieuses ayant abouti, ni du nombre de litiges résolus grâce aux procédures mises en place par les registres.

QUELLE STRATEGIE DEFENSIVE ADOPTER ?

 

Il y a quatre étapes à suivre pour mettre en place une stratégie défensive efficace. Le principe de base pour lutter contre le cybersquatting est de :

  1. enregistrer les noms de domaine dont on a besoin, c’est-à-dire identiques à la marque et véritablement utiles à l’entreprise ; à titre préventif, je conseille d’enregistrer aussi les quelques variantes évidentes de la marque, incluses dans un périmètre de protection qui doit être défini préalablement ;
  2. bloquer les enregistrements en utilisant les mécanismes de protection mis en place à destination des titulaires de marques (TMCH, DPML, Trex…),
  3. surveiller les enregistrements de noms de domaine identiques,
  4. réagir dès qu’un enregistrement abusif est détecté. Il faut ainsi notifier le titulaire systématiquement et, le cas échéant, tous les acteurs impliqués dans la chaîne.

 

COMMENT PEUT-ON BLOQUER LES ENREGISTREMENTS ABUSIFS ?

 

Insuffisamment connus des titulaires de marques, certains mécanismes permettent aujourd’hui d’agir de manière préventive :

  • La DPML (Domains Protected Marks List) est un service de blocage qui couvre 241 extensions (parmi lesquelles .EXPERT, .TRAVEL ou .PIZZA) et empêche les enregistrements de noms de domaine correspondant à vos marques,
  • Le TREx (Trademark Registry Exchange) est un service de blocage complémentaire, valable sur 43 extensions Internet, telles que .LONDON, .FASHION ou .DE.

Utilisés conjointement, ils permettent de sécuriser plus de 280 extensions sans avoir à recourir à des enregistrements défensifs coûteux. Notons ici un point fondamental, ces mécanismes sont accessibles aux marques inscrites dans la TMCH (Trademark Clearinghouse), le répertoire central des marques enregistrées. Il s’agit là d’un pré-requis à toute stratégie de blocage des enregistrements.

QUE PEUT-ON FAIRE CONCERNANT LES QUELQUE 1 200 EXTENSIONS NON COUVERTES PAR CES DISPOSITIFS ?

 

Il faut surveiller ces extensions de près ! Parce que le cybersquatting est devenu un vrai business : certaines sociétés se sont spécialisées dans l’enregistrement de noms de domaine abusifs afin de les revendre à leurs ayant-droits ou à toute autre personne intéressée.

Aujourd’hui il y a des outils polyvalents très efficaces permettant d’industrialiser l’identification des atteintes sur Internet et de les supprimer. Ces outils permettent entre autres de surveiller :

On peut en outre adapter la surveillance de façon à couvrir au plus près les marchés et territoires de la marque.

Ces solutions permettent ainsi aux entreprises concernées et à leurs services juridiques de protéger leurs marques, de gagner en efficacité et se concentrer sur l’essentiel.

CONSEIL D’EXPERT : QUEL BUDGET FAUT-IL PREVOIR ?

 

Contrairement à une idée reçue, il ne coûte pas si cher de surveiller sa marque sur Internet. Par exemple, vous pouvez surveiller les enregistrements des noms de domaine identique ou contenant votre marque sur l’ensemble du Web pour un peu moins de 100 € HT/mois.

En revanche, les dispositifs de blocage des enregistrements dont nous avons parlé plus haut coûtent un peu plus cher : TMCH 250 € par an/marque ; TREx 349 € par an ; DPML 6 500 € pour 5 ans ; ce qui représente un budget blocage annuel d’environ 1 899 €, soit 6,68 € par extension protégée.

Pour en savoir plus sur la façon dont EBRAND peut vous aider à lutter contre le cybersquatting sur Internet, contactez votre conseiller.

 

Source : OMPI
Par Raphael TESSIER et Sophie AUDOUSSET pour EBRAND France.

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