Arrêt de principe de la cour de cassation du 5 juin 2019 sur le cybersquatting : décryptage et conseils d’expert

Le 5 juin 2019, le département de Saône-et-Loire l’emporte sur la société Dataxy et récupère définitivement ses droits sur les noms de domaine saoneetloire.fr, saone-et-loire.fr et saône-et-loire.fr.

En 2004, le département de la Saône-et-Loire est déjà titulaire du nom de domaine cg71.fr (pour conseil général du département 71) et dispose sous ce nom d’un site Internet. Lorsqu’il demande à l’Afnic (Association française pour le nommage Internet en coopération) l’enregistrement de 5 nouveaux noms de domaine au nom du département, il a été coiffé au poteau. Deux des noms souhaités, saoneetloire.fr et saone-et-loire.fr, ont été attribués peu avant et selon le principe du « premier arrivé, seul servi », à Dataxy, web agency et bureau d’enregistrement accrédité par l’Afnic.

En août 2006, le département de Saône-et-Loire engage une démarche amiable auprès de la société Dataxy afin d’étudier avec elle les modalités d’utilisation des deux noms de domaine .FR, objets de leur différend. Dataxy ne donne pas suite mais renouvelle régulièrement ces noms et profite, en 2012, de l’introduction des caractères accentués pour enregistrer saône-et-loire.fr.

Le département qui, en 2011, a enregistré la marque semi-figurative française “saône-et-loire LE DEPARTEMENT”, dépose le 3 juillet 2012 le nom de domaine saôneetloire.fr. Il reprend aussi ses démarches auprès de Dataxy afin de récupérer les trois noms qu’elle détient : saone-et-loire.fr, saoneetloire.fr et le tout récent saône-et-loire.fr, sans plus de succès.

Ce nouveau refus incite le département à s’adresser à l’Afnic pour résoudre le litige dans le cadre de la procédure Syreli. Le département obtient alors le transfert de saône-et-loire.fr mais se voit refuser celui des deux premiers noms enregistrés par Dataxy.

C’est le 5 juin 2019, après des années de démarches, de procédures et d’assignations, que la Cour de cassation tranche. Elle confirme l’arrêt rendu en mars 2017 par la Cour d’appel de Versailles et statue en faveur du département de Saône-et-Loire, pour les motifs suivants :

  • Contrefaçon de marque et risque de confusion sur le signe « saône et loire » : la Cour de cassation retient en effet que ce signe utilisé par le département (qui est titulaire de la marque) et par la société Dataxy, était de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en laissant accroire à une origine commune des services offerts sous les deux dénominations.
  • Intérêt légitime du département sur les noms de domaine « saoneetloire.fr » et « saone-et-loire.fr » :
    la Cour de cassation confirme également que la société Dataxy n’avait aucun intérêt légitime à obtenir l’enregistrement et le renouvellement à son bénéfice des deux noms de domaine litigieux dans la mesure où elle n’en démontrait pas une exploitation susceptible d’offrir des services en rapport avec le territoire du département de Saône-et-Loire.

Conseil d’expert

Il est utile de rappeler qu’en France, l’enregistrement des noms de domaine est régi par le Code des Postes et communications électroniques. Selon l’article L. 45-1 de ce Code, un nom de domaine est en principe attribué au demandeur éligible ayant le premier demandé ce nom. C’est la règle du « premier arrivé, seul servi ». Ainsi, un nom de domaine attribué et en cours de validité ne peut faire l’objet d’une nouvelle demande d’enregistrement.

Afin de lutter contre le cybersquatting, l’article L. 45-2 du CPCE prévoit cependant des cas où l’enregistrement ou le renouvellement d’un nom de domaine peut être refusé (ou un nom supprimé) :

  • si ce nom est susceptible de porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;
  • s’il est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi ;
  • s’il est identique ou apparenté à celui de la République française, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ou d’une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi.

En cas de conflit sur l’enregistrement d’un nom de domaine, une procédure alternative de résolution des litiges peut être engagée. Il s’agit de la procédure Syreli pour le .FR, de la procédure UDRP pour le .COM. Pour statuer, les juges apprécient les trois critères cumulatifs suivants :

  • la similarité du signe, entre une marque et un nom de domaine, pouvant engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public,
  • la légitimité du titulaire sur un nom de domaine,
  • l’enregistrement et l’usage (exploitation) de mauvaise foi.

Enfin, si la procédure alternative de résolution des litiges n’aboutit pas favorablement, vous pouvez, comme l’a fait le département de la Saône-et-Loire, intenter une action devant les tribunaux.

Sources :
Arrêt du 5 juin 2019 de la Cour de cassation
Arrêt du 14 mars 2017 de la Cour d’appel de Versailles

Par Raphael TESSIER et Sophie AUDOUSSET pour EBRAND

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